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如果商標被別人搶先註冊了怎麼辦?

2020/07/24

案例:
A在東區經營美髮沙龍已久,礙於工作忙碌也不熟悉商標法規,所以一直沒有申請商標註冊。後來經營良好準備展店時,在朋友建議下準備申請商標,才發現自己的商標已被前員工B搶先註冊,請問A該怎麼辦?

作者/周逸濱律師
 

參考意見:

  • 依商標法第2條規定:「欲取得商標權、證明標章權、團體標章權或團體商標權者,應依本法申請註冊。」商標註冊是先申請者先註冊(先搶先贏),即便已經開始使用的商標只要尚未註冊,就可能發生被別人搶先註冊之情況。

  • 但是依商標法第30條第1項第12款規定:「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標,而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係,知悉他人商標存在,意圖仿襲而申請註冊者。但經其同意申請註冊者,不在此限」,如果因為客戶關係、雇傭關係等種種原因,在事前就知道他人有商標存在,即該他人沒有註冊商標,也不能搶先申請註冊。

  • 所以回到例題中,當A發現商標遭搶註,認為B違反商標法第30條第1項第12款,當然可以採取救濟手段。但須特別注意B的商標申請是「仍在審查程序中」還是「已經同意註冊」,主張的方式會有所不同:

  1. 如果B的商標申請仍在審查程序:
    此時,因為智慧局根本還沒許可B註冊商標,也就是不確定B最終能不能註冊,此時A還沒辦法提出異議或評定,只能先主動向智慧局陳述意見,以書面表明B搶註商標之事時並提出相關證物,例如B是離職員工的事證,盡量使智慧局作出駁回B商標申請的處分。

  2. 如果B已經申請註冊完畢:
    商標法中關於搶先註冊商標的救濟方式,可分為商標異議與商標評定兩種;兩者都能達成撤銷商標之目的,只是差別在申請資格個申請期限有所不同:

  1. 商標異議
    商標法第48條第1項規定:「商標之註冊違反第二十九條第一項、第三十條第一項或第六十五條第三項規定之情形者,任何人得自商標註冊公告日後三個月內,向商標專責機關提出異議。」
    商標異議,沒有限制申請人的資格,無論是利害關係人A或是路人甲都可以提出,很類似「檢舉」的概念;但是必須在「註冊公告後3個月內」提出申請。缺點在於,大家可能不會隨時注意智慧局的商標公告,趕在註冊公告後3個月內提出異議申請,事實上有一定的困難。

商標評定
商標法第57條第1項規定:「商標之註冊違反第二十九條第一項、第三十條第一項或第六十五條第三項規定之情形者,利害關係人或審查人員得申請或提請商標專責機關評定其註冊」。
商標評定,依法條規定只有「利害關係人」可以申請,換句話說只有因為他人搶註商標會直接被影響的人才有資格提起,至於無關之第三人均排除在外。在案例當中僅有A可以申請評定。雖然申請資格嚴格限縮,但申請的期限自商標註冊公告後5年以內都可以申請,是特別提供給利害關係人的保護程序。

 

本文另收錄於新北市政府法制局編印《生活法律案例彙編2》

文章上稿時間:2020/07/24

封面圖片來源:123RF.com

回應互動 1 comments
  • 林萱茹 2021/04/14 12:14

    你好 我有上述問題,想請教你們的收費?

    • 威律法律事務所 2021/04/14 20:29

      您好:因為涉及事實認定及法令適用的問題,建議您來電本所洽詢

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